講者
馬宗聖，飛翰外國法事務律師事務所合夥人
Gary Ma, Partner, Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP
主題
專利侵權訴訟中技術爭議的處理程序：美國觀點Due Process of Handling Technical Disputes in Patent Infringement Lawsuits: Viewpoints from the USA
內容概要
美國法官的技術背景
- 美國法官通常沒有技術背景，只依靠專家證人來理解的技術。法院在 illumaina 一案中就表示，專家證人在美國專利案件中經常是「最重要的明星證人」（"experts and layyers end up playing the starring roles"）。
事實問題的裁決
- 美國法官不會引導證據開示，或說明資料的相關性。事實上，因為美國有陪審團，法官在大多數專利案件中上並不決定事實問題。
- 陪審團的組成通常取決於特定法院所在的區域，因此教育背景和技術知識可能差異很大。 有些人甚至有博士學位（尤其是在像矽谷），而另一些則可能只有高中以下的學歷。由於陪審團的組成有很大的不確定性，因此有效地解釋技術細節就非常重要。
證據開釋（discovery）及地方法規的演變
- 在過去，原告可能會試圖隱瞞具體的侵權主張，直到訴訟後期才揭露，讓被告幾乎沒有時間作出回應，反之亦然。 這些策略性行為拖延了訴訟進程，並造成不必要的成本，因此成為法院最痛恨的「沙包戰術」（sandbagging）。
- 因此越來越多的法院，尤其是專利訴訟很多的地區，例如德州東區地院、加州北區地院等開始制定專利地方法規，為關鍵事件設定明確的截止日期，以掌控訴訟時程、增強公平性。即使是沒有這些規定的德拉瓦州地院，也遵循著類似的準則。
- 截止日期的設定非常嚴格，法院通常只在有充分理由的情況下才會允許修改。
- 現在的美國律師都會建議，必須盡快提供對方需要的所有證據，以免對方之後推託，是因為自己沒有獲得資訊，因而無法及時表達立場。
- 美國專利訴訟的證據開示標準非常低，而且法官也非常討厭對此爭論。因此在大多數情況下，最好還是集中精力準備證據。事實上，證據提供愈多，對方就要花更多功夫篩選出真正的證據。
專家證人的資格通常高於 Phosita
在美國專利訴訟中，最晚在請求項解釋階段，就必須決定誰是 Phosita。大部分狀況下，雙方能夠很快達成協議。即使是法院必須裁決，一旦決定之後， Phosita 的資格標準將貫穿整個訴訟過程，其中也包括專家證人的資格。
- 儘管如此，在大多情況下，美國專利訴訟專家證人的資格都遠高於一般知識水準。 這是因為當事人通常希望聘請令人印象深刻的專家，以增加證詞的可信度。
- 在每個專利案件中，至少會有損害賠償專家及技術專家。
- 陪審團通常都非常相信教授，認為他們講的都是實話，但教授未必總是好的專家證人。
- 在某些技術領域，可能會選擇有實務經驗的人，而不是有理論基礎的學者。例如在機械類專利中，理論與實際應用的關係並不大。
- 專家證人是審判中少數可以道聽途說的人，所以必須要認真檢驗其說法。
事實證人 (Fact Witness)與專家證人 (Expert Witness)
在美國專利訴訟中，事實證人和專家證人扮演著截然不同的角色：
- 事實證人只能對個人知識及非科學性的意見作證，但在專利案件中，法院有稍微放寬事實證人能做證的範圍。例如工程師可以就某產品如何運作提供有限的意見，只是不能說因為自己讀過某篇論文，或在大學期間做過這方面的研究就提供意見。換句話說，只有他們親自參與過的工作，才能就某產品的工作原理作證。同樣的，發明人也可以就其發明提供意見證詞 (fact opinion testimony)。但不能就其未參與工作的被控產品是否符合請求項限制提供意見，因為這已經算是事實證人不應提供的專家證詞(expert testimony)。
- 一些當事人喜歡操弄事實證人及專家證人的角色：在 Bio-rad 一案中，原告聘請了參與系爭專利申請的律師作為 Expert consultant。被告希望了解該律師在專利申請過程中， 對於先前技術的理解和分析，但原告以工作產品豁免（work product doctrine immunity）為由，要求專家證人拒絕回答。 而法院認為，既然原告已經聘請該律師作為專家，就應該預期他需要就其所知的一切相關資訊作證，不能利用雙重角色來逃避證據開示。由於很多事情是重疊的，法院難以同意將同一個證人切分為不同身分、選擇性地回答問題，所以傾向認為證人已經放棄了保護資訊的權利。
不出庭作證專家 (Non-Testifying Expert)
專家證人可以分為「出庭作證專家」(Testifying Expert) 和「不出庭作證專家」兩種：
- 不出庭作證專家是在幕後與當事人合作，幫忙制訂和評估策略。這通常是為了讓這位專家不要暴露在對方的攻擊之下。不出庭專家不需要提供專家報告，甚至不需披露自己的身分。
- 兩種專家可以互相合作，例如需要對產品進行測試時，就可以聘請一位非不出庭專家。如果測試結果對訴訟有幫助，就可以讓出庭專家指導他人進行同樣的實驗，並得到結果。
- 然而過度操弄此制度也不可行。在 Furniture World 一案中，被告指定了一位專家作為行銷專家(Marketing Expert) 。但同時也聘請了這位專家作為"non-testfying consultant"，試圖將該取證限制在其作為行銷專家的問題上。地區法院不同意，因為兩種證詞彼此重疊，不可能分開，並允許對造可以就任何相關問題向他們提問。
法院指定的專家(Court-Appointed Experts)
法院可指定兩種專家：
- 技術顧問 (Technical Advisor)：
- 在幕後協助法官理解案件中的技術問題，提供專業意見，但不會以專家證人身份出庭作證。
- 類似法官的諮詢顧問，其分析結果和意見不會公開給當事人。
- 出庭作證的專家證人 (Expert Witness):
- 在法庭上就特定專業技術問題提供意見和證詞，並接受雙方律師的交叉詢問。
- 法院指定專家證人的情況相對少見，因為陪審團可能會認為法院指定的專家更具中立性和可信度，而傾向於採信他們的意見。CAFC 在O2 Micro 一案中承認了這個問題，並強調法院在指定專家時，必須採取適當的程序措施，以盡量減少潛在的不公平性。
法院可以在開庭前的任何時間指定專家證人，但一般來說愈早愈好，因為當事人需要有足夠的時間來評估這位專家，當他們有意見時，專家也需要有足夠的時間來闡明自己的立場。較理想的情況是雙方就法院指定專家的人選達成一致，不過以規則上來說，法院不必等待雙方達成一致。就能夠直接指定專家。
專家取證 (Expert Dicovery)的三種機制
- 專家報告 (Expert reports)：專家證詞的初次披露 (Initial disclosures)。
- 錄取證詞 (Deposistions)：口頭的證詞。
- 庭審前交換材料 (Pre-trial exchanges)：被傳喚出庭作證時可能使用的報告材料。
專家取證策略
- 在專家報告中盡快將意見提供給法官是非常重要的。在Eli Lilly 一案中，由於被告 Teva 想要引用的證詞沒有出現在專家報告中，所以法官阻止 Teva 引用，並將證詞刪除。
- 許多專家證人都非常老練，會想方設法繞開對造想讓他們承認的事情。所以一般來說，在取證時律師能做到最好的事情，就是鎖定專家證人的觀點和證詞。換句話說，律師必須找出、鎖定專家證人對每種觀點的支持證據。到了庭審的時候，就可以排除他們提出的新東西。
- 美國有 Daubert motion，當事人可以提出動議，以排除部分或全部的專家證詞。這是為了防止不可信的專家證詞影響陪審團的決定。
地院及 PTAB 對於專家意見的支持證據要求不同
- 地方法院有完整的審判程序，包括證據開示、專家證人作證和交叉詢問等環節。 因此，即使一方在最初提交的專家報告中沒有提供詳盡的證據， 實際上不會有太大問題。
- PTAB 不會進行完整的審判，所以 PTAB 的法官會非常重視專家意見的證據基礎， 如果一方的專家意見缺乏足夠的支持， 他們就更有可能採信對方的觀點。
與談人評論
沈宗倫，國立政治大學法學院教授
- 美國專利訴訟制度有許多優點：
- 非常注重審理效率和成本效益分析，講求程序的公開透明和標準化。
- 讓當事人清楚了解每個階段的目標和成本，以便做出最佳的訴訟策略決策。
- 注重雙向開示，鼓勵當事人在不隱瞞資訊的情況下進行訴訟，儘管成本很高。
- 台灣可以借鑒美國的經驗，例如在審理計劃、證據調查、專家證人和請求項解釋等方面，避免流於形式，提高效率。
汪漢卿，智慧財產及商業法院庭長
- 在技術審查官制度已存在的情況下，專家證人的主要功能是協助法院理解專業技術問題。尤其許多專業技術並非是市場上可輕易接觸到的，因此需要專家證人協助法院理解。
- 專家證人的篩選是非常嚴格的，可能會將所有的論文翻出來看是否與本案技術相關。另外，專家證人也適用偽證罪。
- 專家證人的意見和技術審查官的報告都只是供法院參考，不具有拘束力。
- 專家證人接受詰問，技術審查官則不接受。
- 專家證人作為專業領域的佼佼者，可能會不自覺地提高「所屬技術領域具有通常知識者」的標準。因此專家證人應局限於專業技術的解說，不應判斷侵權與否或專利有效性，否則會非常危險。
- 汪庭長再三強調，今天在研討會中的發言都只是個人意見。
呂紹凡，萬國法律事務所合夥律師
- 民事訴訟原則上是辯論主義、當事人進行主義，但法院仍有一定的職權空間，尤其在涉及公共利益的議題上。
- 行政訴訟原則上是職權主義，但最高行政法院認為專利舉發是採當事人進行主義，也就是當事人自己要提出所有的證據，法院其實沒有職權的空間。
- 所以基本上，專利爭議所引起的民事訴訟或行政訴訟，在審理上其實是相互在靠攏，有很大的模糊空間。
- 法院當然不能拿一個新的引證案來說專利無效，但還是要給一個彈性的空間。例如同一個引證案的不同段落，即使當事人沒有提出，法官其實可以揭示給兩造做辯論。
現場提問
Q (張哲倫律師)
當被告提出一個前案的證據，用第一頁質疑專利有效性，但法官發現第二頁明明有更強的攻擊力，但被告就是一直沒用到，這時法院應該提出讓雙方攻防，或延遲辯論嗎？請教 Gary 律師美國法官會不會去看當事人沒有提出的論點，作為下判決的基礎？
A (馬宗聖律師)
美國地方法院的通常法官不會去判專利無效，因為是給陪審團判，讓兩造辯論，然後提供證據。如果是在 ITC 或 Bench Trial 就比較容易發生，不過沒看過律師忽略比較強的證據。如果有這種狀況，法官應該會請雙方表達立場；如果是在 PTAB 的 IPR 程序，APJ 的 Panel 在 preliminary opinion 可能就會提出來，讓兩方去表達看法。
Q (張哲倫律師)
請教王庭長，會提出自己發現的證據嗎？這個界限要怎麼拿捏？
A (汪漢卿庭長)
在民事訴訟裡面，法官會相當掙扎，因為專利不是單純的私權，也帶有公益性質。如果一個不應存在的專利卻存在了，對科技會是助力還是阻力？贊同呂律師所說，如果法官要引用，必須要讓雙方有辯論的機會。會希望當事人聰明一點，如果真的不夠聰明，法官可以引導一下，取得一個平衡。
Q (李素華教授)
如果法官會忍不住去處理的話，那是不是乾脆丟一大本前案給你？如果法官都會幫比較弱的律師，是不是反而懲罰了願意花錢請有經驗律師的當事人？
A (汪漢卿庭長)
這個拿捏是非常困難的，如果真的是丟一整本給法官，是不會幫對方看的。但如果只差臨門一腳，就真的很難下決定，但會想辦法讓事情盡早解決，如果沒有辦法一點就通的話，就沒有辦法了。只能盡量平衡兩者。
研討會資訊
- 主辦單位：經濟部智慧財產局、智慧財產及商業法院
- 日期：2024.10.14
