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葉雪美╱北美智權報 專欄作家
圖片來源 : shutterstock、達志影像
延續北美智權報第400期文章,本次第401期繼續介紹第一個案例(編號2024-1616) — SMG案[1]的框架與侵權分析。SMG與Opti-Luxx認為,地方法院在解釋第491號專利中「框架」一詞的權利請求以及在等同侵權問題上未准予初步裁定(JMOL)時存在錯誤,本文即針對這2項問題深入進行探討。
「框架」權利範圍解讀
SMG認為,地方法院在解釋第491號專利中「框架」一詞的權利請求時存在錯誤 — 將權利請求中的「框架」解釋為與標誌其餘部分「分離的獨立部件」(JA 77),並據此指示陪審團[2] — CAFC已確定「框架」一詞應賦予其通常分離的部件,但獨立部件。由於地方法院在解釋「框架」時僅依賴內在證據,因此CAFC將對該權利範圍解釋進行重新審查[3]。
地方法院確實有責任解釋和界定發明專利,明確其權利請求的範圍[4]。權利範圍請求的解釋是基於發明時相關術語對發明人而言的「通常和慣常含義」[5]。此意義既要結合權利請求本身的脈絡來理解,也要結合「整個專利,包括說明書」的脈絡來理解。
地方法院認定,491號專利的說明書表明,「框架」是與標誌其餘部分分離且不同的組件[6]。(確認地方法院基於「清晰明確」的內在證據對權利請求的狹義解釋)。說明書「反覆、一致且專門地」提及「框架」[7],並且還提到了「無框」標誌或「可更換鏡像」[8]。
正如稍後將詳細討論的,該專利描述了所請求保護的發明功能,而這些功能帶有整合框架的標誌無法實現。專利說明書描述了框架如何「配置成可拆卸地容納標誌」,以便「無需將整個裝置從車輛上拆卸下來即可對標誌進行維修或更換」,並且車輛製造商可以輕鬆地將定制的標誌插入到已安裝的框架中。CAFC同意地方法院的觀點,即在「491號專利」的脈絡中,「框架」一詞指的是與標誌面板分離且不同的框架。經審查,「沒有任何跡象表明…所請求保護的『裝置』可以包含」帶有集成框架的標牌,「相反,『該』專利始終表明恰恰相反的情況。」[9]因此,CAFC駁回SMG關於地方法院在權利範圍解釋方面存在錯誤,以及可以透過認定「491號專利」的字面侵權來維持侵權判決的論點。
均等侵權原則
Opti-Luxx認為,地方法院在等同侵權問題上未准予初步裁定(JMOL)是錯誤的。「等同原則旨在防止被控侵權人僅透過改變被控發明中細微或無關緊要的細節,同時保留其基本功能,來規避侵權責任。」[10]根據此理論,「即使產品或工藝並未直接侵犯專利權利請求的明確條款,但如果被控侵權產品或工藝的要素與專利發明的權利請求要素之間存在等同關係,則仍可能被認定為侵權[11]」。
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