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陳秉訓／政治大學科技管理與智慧財產研究所教授
圖片來源 : shutterstock、達志影像
在《臺灣高等法院臺中分院88年度訴字第67號民事判決》（敏蕙案）中，原告於主張《專利法》第97條第1項第1款實際損害法而計算產品利潤時，係依據「整組產品」[1]為準，但台中高院指出系爭專利所主張者為「垂直式工具盒」，其不包括盒內的工具（即螺絲起子），故原告的產品利潤主張「為不可取」。該見解意涵實際損害法排除專利權人就未受系爭專利所涵蓋產品的銷售損失為損害賠償的範圍。本文介紹Juicy案[2]與DePuy案[3]，均為美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）判決，可對照於台灣敏蕙案一例，且代表損害賠償範圍可至非系爭專利所包含產品。
美國案例介紹
Juicy案
系爭專利為美國專利第5,575,405號，其涉及飲料機，而該專利發明的特徵為飲料糖漿與水於機台內是分開儲存，而在取用飲品時才將二個液體混合。
美國加利福尼亞中區聯邦地方法院於損害賠償認定時拒絕核予原告就其糖漿銷售「若非」所失利益。地院指出原告未能佐證糖漿與原告的專利飲料機等二者可構成「單一功能性單元」（single functional unit），即該專利飲料機和糖漿間並未共享「功能性關係」，例如糖漿和該專利飲料機偶爾是分開銷售、二者的合併銷售僅是因方便性或經營上有好處、他廠糖漿亦可用於該專利飲料機等，因而也不准原告提出專家證詞佐證其糖漿銷售之所失利益。CAFC不同意此觀點，並認為當糖漿與該飲料機一同運作時會產生如系爭專利所著重的視覺外觀時，事實上其可被類比於單一總成或完整機器的零件，因而即使原告賣的糖漿能用於他廠的飲料機，且他廠的糖漿也能用於原告的飲料機，此無礙該二個物件一起運作以達成發明目的。
CAFC指出飲料機須要糖漿、且糖漿是在飲料機內混合，則該現象即為「功能性關係」；亦即，就專利裝置、與用於該裝置之非專利原料，雖專利裝置能和其他原料一起使用、或雖非專利原料能用於其他裝置，但此不會排除二者間具「功能性關係」。因此，CAFC廢棄地院之錯誤裁定，即其剝奪原告向陪審團提出佐證原告就糖漿銷售之所失利益，並發回更審以重啟程序，讓原告舉證其糖漿之所失利益。
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